知识产权诉讼实务

1、知识产权诉讼实务知识产权诉讼实务杨 建 成华工法学院2012.3.2知识产权诉讼实务 第一章 总论 第二章 知识产权案件诉讼程序 第三章 专利案件诉讼 第四章 商标案件诉讼 第五章 著作权与邻接权案件诉讼 第六章 反不正当竞争案件诉讼第一章第一章 总总 论论第一节 知识产权的范围和知识产权的范围和法律特征法律特征 一、知识产权的范围 （一） 工业产权 ： 发明专利、实用新型专利、外型设计专利、商标、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称；制止不正当竞争； （二） 著作权 ：文学艺术和科学作品； 邻接权：表演艺术家的演出、 录音制品和广播节目 以及在工业、文学或艺术领域内其他一切来自知识活动的

2、权利。 二、知识产权的特征 无形性 专有性 地域性 时间性三、知识产权的取得 （一）著作权的取得：完成即取得； 原创；可同时出现多个著作权; （二）商标权的取得：申请+核准注册 （三）专利权的取得：申请+授权 （四）植物新品种： 申请+授权 （五）集成电路布图设计：申请+登记 （六）其他知识产权的取得(包装、装潢，录音制品的制作等)第二节第二节 知识产权保护的法律体系知识产权保护的法律体系 一、国内法 国内实体法、国内程序法 （法律、法规、司法解释） 二、国际条约和双边条约第三节 知识产权案件的处理机构 （一）司法机关 司法机关担负着处理刑事诉讼案件、民事诉讼案件和行政诉讼案件的任务。 刑事诉

3、讼案件，公诉案件由公安机关侦察，检察机关批捕、起诉，法院审判； 刑事自诉案件，由自诉人起诉，法院审判。 民事诉讼案件和行政诉讼案件由法院审判。 （二）行政机关（二）行政机关 行政机关处理知识产权权利人向其投诉的知识产权纠纷案件； 行政机关依职权查处违反知识产权法规定的案件。 行政机关在处理权利人向其投诉的侵犯知识产权纠纷案件时，可对赔偿问题进行调解。调解不成，行政机关不能就赔偿问题直接作出处理决定. 由权利人向法院另行提起民事诉讼。 （三）仲裁机构仲裁机构 知识产权合同纠纷案件当事人之间有合同仲裁条款或者书面仲裁协议的，应当向仲裁机构申请仲裁。第四节 知识产权诉讼的范围 一、知识产权刑事诉讼的

4、范围 侵犯注册商标权的犯罪（刑法213、214、215条规定） 假冒他人专利的犯罪（刑法216条） 侵犯著作权的犯罪（刑法217、218条） 侵犯他人商业秘密的犯罪（刑法219条） 二、知识产权民事诉讼的范围 专利民事诉讼 商标民事诉讼 著作权民事诉讼 制止不正当竞争民事诉讼 技术合同民事诉讼 集成电路布图设计民事诉讼 植物新品种民事诉讼 三、知识产权行政诉讼的范围 专利行政诉讼 商标行政诉讼 著作权行政诉讼 制止不正当竞争行政诉讼 集成电路布图设计行政诉讼 植物新品种行政诉讼第二章 知识产权诉讼程序 第一节 知识产权刑事诉讼程序 一、侦查（公安） 二、起诉 公诉（检察机关） 、自诉 三、审判

5、（法院一审、二审）第二节知识产权民事诉讼程序 一、管辖 1、级别管辖 知识产权一审案件一般由中级法院管辖。经省法院确定，并报最高人民法院批准的基层人民法院也有权管辖其辖区内发生的部分知识产权案件（商标纠纷案件、著作权、邻接权纠纷案件、制止不正当竞争纠纷案件和技术合同纠纷案件）。 专利纠纷案件、集成电路布图设计纠纷案件、植物新品种纠纷案件管辖的特别规定： 由省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级法院，经济特区中级法院和最高法院指定的其它中级法院管辖。 2、地域管辖 （1）普通、特殊、协议管辖； （2）裁定管辖（移送、指定、转移） （3）侵权案件（法29） （4）合同案件（法24） （5）权属案件

6、（法22） （6）其他案件（法22） 二、诉讼当事人 1、原告：在知识产权侵权诉讼中，可以作为原告单独起诉的包括专利权人、商标注册人、著作权人、邻接权人等。在一定条件下利害关系人也可以作为原告单独起诉。 2、被告：在知识产权侵权诉讼中，被告应视原告所起诉的侵权行为而定。 三、证据保全 知识产权诉讼证据保全： 诉前证据保全（专67条、商58条、著50条） 诉讼中的证据保全（民诉法74条）。 1、诉前证据保全 诉前证据保全的条件（以商标侵权案件为例）： A 申请人必须合格（商标注册人、利害关系人）； B 向有商标侵权案件管辖权（侵权行为地、被申请人住所地）的法院提出书面申请； C 申请人必须提交相

7、关的证据： a 提交证明其商标专用权真实有效的证据（例如商标注册证、商标续展证明）。 b 利害关系人申请的，应当提交商标使用许可合同在商标局备案的材料，未经备案的应当提交商标注册人的证明，或者证明其享有权利的其它证据；排他使用许可的被许可人单独提出申请的应当提交商标注册人放弃申请的证明材料； 继承人提出申请的，应当提交已经继承或者正在继承的证据。 法院接受商标注册人或者利害关系人提出的诉前证据保全申请后，经审查符合条件的，应当作出裁定，并交付执行。 法院采取诉前证据保全措施后，商标注册人或者利害关系人在15日内不起诉的，解除所采取的诉前证据保全措施。 申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的

8、，被申请人有权请求赔偿损失。 四、诉前停止侵权、财产保全、 1、诉前停止侵权 诉前停止侵权(专66条、商57条、著50条) 诉前申请停止侵权（以专利案件为例）必须具备下列条件： A 申请人必须合格（专利权人、利害关系人）； B 向有专利侵权案件管辖权的法院提出书面申请; C 申请人必须提交相关的证据： a 提交证明其专利权真实有效的证据； b 提交证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据； c 利害关系人申请的，应当提交专利实施许可合同及国家知识产权局备案的材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其它证据；排他实施许可的被许可人单独提出申请的应当提交专利权人

9、放弃申请的证明材料；专利财产权的继承人提出申请的，应当提交已经继承或者正在继承的证据。 D 申请人应当提供担保。 法院接受专利权人或者利害关系人提出责令停止侵犯专利权的申请后，经审查符合条件的，在48小时内作出裁定，并交付执行。 当事人对裁定不服的可在收到裁定之日起10内申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 法院采取停止有关行为措施后，专利权人或者利害关系人在15日内不起诉，解除所采取的措施。 申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的，被申请人有权请求赔偿损失。 2、诉前财产保全 财产保全分诉前财产保全和诉讼中的财产保全两种。 商标法57条、著作权法50条对诉前财产保全作了规定，民诉法第

10、93条也有类似规定；民诉法第92条对诉讼中的财产保全作了规定。 诉前财产保全(以商标侵权案件为例)必须具备下列条件： A 申请人必须合格（商标注册人、利害关系人）； B 向有专利侵权案件管辖权的法院提出书面申请； C 申请人必须提交相关的证据： a 提交证明其专利权真实有效的证据； b 提交证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其商标权的行为的证据； c 利害关系人申请的，应当提交商标实施许可合同及在商标局备案的证明材料，未经备案的应当提交商标注册人的证明，或者证明其享有权利的其它证据；排他实施许可的被许可人单独提出申请的应当提交商标注册人放弃申请的证明材料； 继承人提出申请的，应当提交已经继承

11、或者正在继承的证据。 D 申请人应当提供担保。 法院接受商标注册人或者利害关系人提出的诉前财产保全申请后，经审查符合条件的，在48小时内作出裁定，并交付执行。 当事人对裁定不服的可在收到裁定之日起10内申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 法院采取诉前财产保全措施后，人或者利害关系人在15日内不起诉，解除所采取的诉前财产保全措施。 申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的，被申请人有权请求赔偿损失。 案例：电风扇外观设计专利案 五、专利侵权案件的诉讼中止问题 有下列情形之一的，可以不中止诉讼： A 原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的； B 被告提供的证

12、据足以证明其使用的技术已经公知的； C 被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的； D 法院认为不应当中止诉讼的其它情形。六、专家鉴定问题 1、专家鉴定的范围 委托专家鉴定的事项是针对事实问题中涉及法官凭借自身的能力不能解决的专业技术方面的问题，不是针对法律问题进行鉴定。法律问题由法官在查明事实（包括技术鉴定）的基础上，决定法律的适用。 专利侵权纠纷案件中需要鉴定的问题； 著作权、邻接权侵权纠纷案件中需要鉴定问题； 侵犯商业秘密纠纷案件中需要鉴定的问题。 除了技术方面的问题需要鉴定外，在计算损失赔偿数额时，还常常需要对原告的损失或者被告的获利进行会计鉴定。 2、鉴定机构

13、的选定 一般由双方当事人共同协商推荐一个有资质的鉴定机构。如果双方当事人不能协商推荐鉴定机构的，由法院选定鉴定机构。 3、委托鉴定的程序 鉴定由法院委托，并向鉴定机构发出委托鉴定书，连同鉴定材料一并送交或者寄交受托的鉴定机构。鉴定人作出 鉴定结论后，将鉴定结论送交或者寄交受托法院。 4 4、对鉴定结论的质证、对鉴定结论的质证 法官收到鉴定结论后，通知双方当事人对鉴定结论进行质证。如果当事人和法官认为鉴定结论对所鉴定的事项还未讲清楚，可要求鉴定人作出补充或说明。 开庭时通知鉴定人到庭接受当事人对鉴定结论中有关问题的质询。鉴定人确因特殊原因无法出庭的，经法院准许，可以书面答复当事人的质询。七、七、

14、 诉讼时效问题诉讼时效问题 侵犯知识产权的诉讼时效为两年侵犯知识产权的诉讼时效为两年 ，自，自权利人知道或者应当知道之日起计算。权利人知道或者应当知道之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该权利保护期内，在起诉时仍在持续，在该权利保护期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为；人民法院应当判决被告停止侵权行为；侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。法院起诉之日起向前推算二年计算。（著释（著释2828、商释、商释1818、专释、专释2323）八、侵权案件的赔偿问题 1 、赔偿的

15、原则 填平原则 2、赔偿额的计算方法 A 原告损失 B 被告获利 C 许可使用费 D 定额赔偿第三节 知识产权行政诉讼程序 一、管辖 二、起诉与受理 三、诉讼当事人：原告、被告、第三人 四、证据与举证 五、审理第三章 专利案件诉讼第一节 专利侵权诉讼 一、专利侵权行为 、直接侵权 制造； 使用发明、实用新型“专利”产品； 许诺销售发明、实用新型“专利”产品； 销售“专利”产品； 进口“专利”产品； 使用专利方法； 使用、销售或者进口依专利方法直接获得的产品； 假冒他人专利. 、间接侵权 制造、销售专门用于专利产品的关键部件或者用于实施专利方法的专用设备和材料； 擅自转让他人专利技术。 二、不视

16、为侵权的行为 1、专利产品售出后，使用、许诺销售、销售或者进口该产品；（权利用尽） 2、申请日前先制造、使用或者作好了制造、使用的必要准备；（先用权） 3、临时过境使用； 4、专为科学研究和实验而使用有关专利的。 5、为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。 为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。第三节第三节 发明、实用新型专利发明、实用新型专利侵权的审查判定侵权的审查判定 一、 发明、实用新型专利权保护范围

17、的确定周边限定方式：根据权利要求书的文字严格地进行解释；(英、美） 中心限定方式：以权利要求为中心，全面考虑发明的目的、性质以及说明书和附图，将以权利要求为中心的四周一定范围的技术也包括在内；（德国） 折衷解释： 以权利要求书的内容确定保护范围； 权利要求的保护范围可扩大到包括等同性范畴的侵权； 普通技术人员判断是否等同的时间界限是侵权发生日; 给出两个供各国选用的判断等同性侵权的条件，其中一个相当于美国的判断准则，一个相当于德国的判断准则； 明确了在判断等同性侵权 时要考虑专利申请人在专利审批程序和专利无效程序中作出的限制其保护范围的陈述（即禁止专利权人反悔原则； 明确了保护范围不局限于专利

18、说明书所描述的实施例或实施方法。 我国专利法采用了折衷解释的原则我国专利法采用了折衷解释的原则（专利法（专利法59条）条） 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。 发明和实用新型的独立权利要求，一般由前序部分和特征组成，前序部分记载该发明或的实用新型所属领域与该专利技术的方案密切相关的已有技术；特征部分记载该专利技术的新的技术特征（发明点）。 在确定专利权保护范围时，一般不考虑从属权利要求中记载的附加技术特征。 说明书及附图可以用于解释权利要求。 权利人主张以从属权利要求确定保护范围的，应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求

19、记载的技术特征确定专利权的保护范围 二、判定侵权的基本方法和原则 1、判定侵权的基本方法 认真阅读权利要求书、说明书和附图； 审查分析被控侵权产品或者方法的主要技术特征； 将被控侵权产品或者方法的主要技术特征与专利技术特征逐项对比； 2、判定侵权的基本原则 全面覆盖原则 三、等同原则 等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。 运用等同原则还应注意: 产品部件简单的移位或者方法步骤顺序的简单变换; 等同替换； 分解或合并技术特征;第三节 外观设计专利侵权的审查判定 一、保护范围的确定 外

20、观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片在的该外观设计专利产品为准。 形状、图案、色彩 1、确定受保护的产品范围 外观设计分类 2、确定受保护的外观设计内容 人们的视觉可见的产品的富有美感的外观； 3、依法排除不受外观设计保护的内容 申请日前已有的外观设计内容； 产品的内部构造特征或者技术功能决定的外表特征； 二、判断外观设计侵权的方法和原则 1、主观标准 以一般购买者水平判断； 2、方法 间接对比、整体观察、要部观察 三、专利侵权中的权利冲突问题 保护在先权利的原则第四章 商标案件诉讼第一节 商标侵权诉讼 一、商标侵权的特征 1、使用与他人注册商标相同或近似商标 2、必须造成误认的可能性

21、3、未经注册商标人的许可 4、必须是为了商业目的 二、商标侵权的种类 1、在同一种或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标（4种情形）； 2、销售侵犯他人注册商标专用权的商品； 3、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的他人注册商标标识； 4、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的 5、给他人注册商标专用权造成其他损害； 在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的； 提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。第二节 商标侵权的认定 一、认定基本方法 1、确定注册商标专用权的权利范围 核准注册的商

22、标；核定使用的商品。 对侵权的认定扩大到类似商品和近似商标。 2、确定被控侵权对象 3、确定被控侵权的商品是否相同或者类似，被控商标与注册商标是否相同或者近似、 二、近似商标的认定 1、认定近似商标的客观标准 商标是否易造成混淆、误认 2、认定近似商标的主观标准 以普通消费者施以一般注意力 3、认定近似商标的方法 隔离观察、整体观察、要部观察 三、近似商标认定的要素及标准 1、近似商标认定的要素 音、形、义 2、近似商标认定的标准 两个商标文字相同，但读音和含义不同，认定近似； 同种文字读音和含义相同，但其表现的形式不同认定近似； 商标文字相同，但排列组合不同，只要一商标不能确定认读方向的，认

23、定为近似； 同种文字商标含义相同，认定近似； 外文商标与中文商标的对应词或音译中文，认定近似 （皇冠与CROWN、adidas与阿迪达斯）； 中文文字与相应的拼音字母，认定近似（孔雀与KONGQUE）； 商标字形近似，易使消费者误认，认定近似； 数字改变数字的形态为另一种形态或者数字的排列顺序； 四、类似商品、类似服务及商品和服务类似的认定 1、类似商品的认定方法 参考商标注册用商品国际分类表； 普通消费者的立场； 结合商品自身特点和商品的销售特点综合判断。 2、类似商品的认定因素 商品的生产、销售部门是否相同； 商品原料和质量是否相同； 成品与零件放相同； 商品的用途是否相同； 商品的交易途

24、径是否一致； 商品的消费者是否相同。 （商品的用途、功能；消费对象；销售渠道）第三节 商标合同诉讼 一、商标转让与商标许可 二、商标侵权与商标许可合同纠纷第五章 著作权、邻接权诉讼第一节第一节 著作权、邻接权民事诉讼著作权、邻接权民事诉讼 广、狭二义；著作权与版权广、狭二义；著作权与版权 客体（作品）；思想观念不同形式的客体（作品）；思想观念不同形式的表达（表述）表达（表述） 作品的独创性：表达是新的或独创的；作品的独创性：表达是新的或独创的； 作品的独创性与其学术质量和艺术质作品的独创性与其学术质量和艺术质量无关量无关 一、著作权、邻接权权属诉讼 （一）著作权权属诉讼 1、含义：当事人请求法

25、院确认特定著作权归属的诉讼。 2、确认著作权归属应注意的问题 a.著作权归属一般原则：著作权属于作者（包括视为“作者”的单位） b.作者的条件： 必须是具有思维能力的自然人； 必须是从事了实际的创作活动。 3 3、几类特殊作品著作权的权属诉讼、几类特殊作品著作权的权属诉讼 A A、演绎作品（、演绎作品（1212条）条） B B、合作作品（、合作作品（1313条）条） C C、汇编作品（汇编作品（1414条）条） D D、电影作品电影作品 (15 (15条条) ) E E职务作品（职务作品（1616条）条） 一般职务作品、特殊职务作品 F F 委托作品委托作品(17(17条条) ) 4 4、作品

26、原件转移与著作权的归属、作品原件转移与著作权的归属 （二）邻接权（二）邻接权诉讼 1、出版者的版式设计权（、出版者的版式设计权（36条条 ）；）； 2、表演者权（、表演者权（38条）；条）； 3、录音、录像制作者权（、录音、录像制作者权（42条）；条）； 4、广播电台、电视台的权利（、广播电台、电视台的权利（45条）条） 二、著作权侵权诉讼 （一）作品的认定 1、作品作品的定义 2、作品的种类 3、不受著作权法保护的对象 4、审判实务中的几个疑难问题 表达-思想； 标题的保护； （二）侵犯著作权的认定 1、侵犯著作人身权的认定 发表权、署名权、修改权、 保护作品完整权 2、侵犯著作财产权的认定 3、侵犯邻接权的认定 三、三、著作权合同诉讼著作权合同诉讼 1 1、著作权许可使用合同纠纷、著作权许可使用合同纠纷 出版合同纠纷出版合同纠纷 表演权许可合同纠纷表演权许可合同纠纷 作品翻译许可合同纠纷作品翻译许可合同纠纷 作品改编许可合同纠纷作品改编许可合同纠纷 作品广播权许可合同纠纷作品广播权许可合同纠纷 2 2、著作权转让合同纠纷、著作权转让合同纠纷 3 3、软件开发合同纠纷、软件开发合同纠纷 4 4、软件著作权许可使用合同纠纷、软件著作