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1、如何正确理解专利法专利法第 2626条第 3 3 款的规定，说明书应当对发明或者实用 新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实 现为准。而在专利审查过程中，申请人与审查员往往因看问题的 角度有偏差，难以形成共识，导致审查程序延长，或者被驳回。 有的申请人遇到以不符合专利法第 2626条第 3 3款的规定的审查意 见，而无力反驳，致使有授权前景的专利申请而被放弃，造成不 应有的损失。本文通过对三个复审决定书的分析， 来商讨如何正 确理解专利法第 2626条第 3 3款的规定。一、案例案例一：第 IF117103IF117103 复审案，本复审决定案涉及申请号为 200710035

2、237.3200710035237.3 ，名称为“结晶型乙二醇锑的制备方法”的发明 专利申请（下称本申请） 。本申请说明书记载的技术方案为： “结 晶型乙二醇锑的制备方法，包括以过量的乙二醇与三氧化二锑， 在加热减压条件下进行脂化脱水反应，接着加入重金属抑制剂， 然后进行过滤、结晶及后续工序，其特征在于，据说的过量的乙 二醇与三氧化二锑是按重量比 6 67 7: 1 1的比例投入乙二醇与三 氧化二锑，所说的加入重金属抑制剂是在脂化脱水反应结束后进 行，并同时加入活性炭，所说的过滤是在145145150150 C的温度下的循环过滤，所说的后续工序是结晶体进入离心甩干机进行甩 干，甩干后的乙二醇锑

3、直接进入产品质检包装。”国家知识产权局原审查部门以本申请说明书不符合专利法 第 2626 条第 3 3 款的规定为由于 20112011 年 0404 月 0606 日驳回了本申请。 驳回决定的主要观点是， 说明书中没有说明权利要求 1 1 中使用的 重金属抑制剂是何种物质， 也没有证据能够证明重金属抑制剂是 本领域常规使用的， 对比文件 8 8 也没有公开其中的重金属抑制剂 的具体种类， 从种类繁多的重金属抑制剂中挑选出具体适合乙二 醇锑制备的物质，需要本领域技术人员花费创造性劳动。申请人对上述驳回决定不服，于 20112011 年 5 5 月 4 4 日向专利复 审委员会提出了复审请求，

4、专利复审委员会于 20112011年 5 5月 2525日 依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审 查。原审查部门在前置审查意见书中认为说明书未能充分公开要 求保护的发明，因而坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理后，于 20112011年 1212月 5 5日做出了第 3748937489号复审决定书，撤销国家知识 产权局于 20112011年 4 4月 6 6日对本申请做出的驳回决定。其决定的 主要理由为：本领域技术人员都知道， 在乙二醇锑生产领域， FeFe、AsAs、PbPb、 CuCu ZnZn等是主要的重金属杂质，反映了产品质量（例如，可参 见“

5、乙二醇锑替代醋酸锑生产 PEFPEF ,桑文亮等，聚酯工业, 第1717卷第4 4期，第49495050页，20042004年8 8月；“聚酯缩聚催化 剂ZM-ZM-2424的应用”，无锡市正茂化工厂，聚酯工业第 1717卷 第 1 1 期，第 47475050页， 20042004年 2 2月；“聚酯催化剂乙二醇锑的应用”，边树昌等，聚酯工业第1414卷第4 4期，第34343535页，20012001 年 8 8 月），因此，本领域技术人员知晓乙二醇锑制备中的 重金属杂质种类， 并有动机使用各种方式降低其含量。 而使用吸 附材料，例如活性碳，以及使用重金属抑制剂进行例如吸附、螯 合、沉淀等

6、处理以将其去除， 是化学领域常见的液相中除去重金 属离子的方法。 对比文件 8 8 也指出， 在乙二醇锑的制备过程中使 用重金属抑制剂。此外，在本申请中，根据说明书的描述，重金属抑制剂和活 性炭也仅仅是在纯化处理中起脱色和除杂作用，不参与反应。因此，本领域技术人员有能力在不影响乙二醇锑的制备和结 晶的前提下， 在现有技术公开的用于除去重金属离子的众多试剂 中选择出适合的重金属抑制剂， 以除去那些有害的已知种类的重 金属离子， 解决前述技术问题并产生相应的技术效果， 而无须付 出创造性劳动。 因此， 驳回决定指出本申请说明书由于未记载重 金属抑制剂的具体种类而公开不充分，不符合专利法第 2626

7、 条第 3 3 款的缺陷不能成立 11 。案例二：第 IF150170IF150170 复审案，本复审决定案涉及申请号为 2009103033813X2009103033813X名称为“金花茶的人工接种生产方法”的发明 专利申请。国家知识产权局原审查部门于 20132013 年 1 1 月 l8l8 日发出 驳回决定，驳回了本发明专利申请，其理由是：说明书不符合专 利法第 2626 条第 3 3 款的规定。驳回决定所针对的是说明书实施例1 1 记载的“茶原料采用汽蒸进行高温发酵、蒸汽温度控制在100100C左右，约4 4小时左右，叶转褐黑有香气”，实施 2 2记载的 “茶原料采用汽蒸进行高温发

8、酵、蒸汽温度控制在130130C左右，约 1 1 小时左右，叶转褐黑有香气”。驳回决定的主要理由：发酵指微生物分解有机物质的过程，通常大多数微生物的发酵温度多在常温或30-30- 4040 C左右，部分微生物可以在50506060C的较高温度下进行发酵，如一些嗜热菌等。 当温度达到或超过100100C，绝大多数的微生物在上述温度下都将 无法存活。 根据说明书的记载可知， 该茶叶蒸汽高温发酵的蒸汽 温度为100100130130C的高温，上述温度达到了现有技术的高温灭 菌温度，在该温度下茶叶上所携带的普通微生物根本无法存活并 生长发酵，只有额外接种在 100100C以上的温度条件下能生长并存 活

9、的特定的极端嗜热菌才能够进行高温发酵。 本申请的说明书未 记载在蒸汽高温发酵前对茶原料进行接种极端嗜热菌的步骤， 也 未记载所接种的极端嗜热菌菌种， 所属技术领域的技术人员根据 说明书的记载无法预见到茶原料在 100100C或100100C以上的蒸气能 够进行所述的高温发酵过程。 在高温发酵无法进行的前提下， 本 申请所述的金花菌的人工接种生产方法无法实施。 因此， 该申请 的说明书未对发明做出清楚、 完整的说明， 致使所属领域的技术 人员无法实现本发明，不符合专利法第 2626 条第 3 3款的规定。 申请人对上述驳回决定不服， 于 20132013 年 4 4 月 l5l5 日向专利复审委

10、 员会提出了复审请求，复审请求人认为：驳回决定对“高温发 酵”的含义理解过于片面。 说明书记载该茶叶蒸汽高温发酵的蒸 汽温度为100100130130C的高温，达到了现有技术的高温灭菌温度， 在该温度下茶叶上所携带的普通微生物根本无法存活并生长发 酵，因此该领域技术人员根本不会将本申请的“高温发酵”理解 为生物发酵。 该过程是高温蒸汽作用下茶叶的物理、 化学变化过 程，这是当地茶业界对茶叶进行高温处理，使之产生物理、化学 变化的一个习惯性叫法。 因为所说的高温发酵步骤仅是用于接种 茶叶的制备，而金花菌的人工接种步骤在接种茶叶制备步骤之 后，只要根据权利要求 5 5公开的蒸汽温度控制在10010

11、0130130C, 发酵时间4-14-1小时或蒸汽温度控制在110110120120C，发酵时间 2.52.5 1.51.5 小时对茶叶原料进行处理，其后金花菌的人工接种生 产方法就能顺利实施。因此，说明书对发明做出了清楚、完整的 说明，所属技术领域的技术人员可以实现本发明， 符合专利法第 2626条第 3 3款的规定。专利复审委员会于 20132013年 5 5月 2424日依法受理了该复审请 求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。 原审查部门在前置 审查意见书中认为， 复审请求人在意见陈述中强调： 本申请中的 “高温发酵”不存在“生物发酵”的含义， 是当地茶叶界对茶叶 进行高温处理产生物

12、理化学变化的习惯性叫法。 对此， 审查员进 行了检索， 并未找到任何证据证明“高温发酵”， 可以指不涉及 微生物发酵的纯物理化学过程。 因此， 申请人的上述意见陈述不 具备说服力，坚持原驳回决定。专利复审委员会成立合议组对本案进行审理后，于 20142014年8 8 月 5 5 日做出了第 6998469984 号复审决定书，撤销国家知识产权局于 20132013 年 1 1 月 1818 日对本申请做出的驳回决定。其决定的主要理由 为：首先，茶叶制造中所说的“发酵”不同于传统意义上的微生 物发酵， 并不一定涉及微生物的作用。 现有技术一般认为在茶叶 制造中，“发酵”这个词用词不当， 因为它不

13、像真正的“发酵”。 茶叶“发酵”是指包含多酚类的酶促氧化， 聚合导致有色聚合物 产生。把此过程叫作“发酵”， 只不过是在一定时期内遵从习惯 而已。凋萎叶一经揉捻，多酚类就在氧气的参与下发生氧化，即 意味着所谓茶叶“发酵”开始 （参见：托克莱茶叶审评及生化系， 茶叶“发酵”评论，茶业通报，19811981年S1S1期，第6060页）。众 多学者均对茶叶“发酵”的实质进行了探究， 陈椽认为制茶由绿 变红的阶段即称为“发酵过程”， 一般的“发酵”不能以热处理 代替，而制茶“发酵”可用热处理过程代替 （陈椽，制荣“发酵” 的概念与实质，中国农业科学， 19631963 年第 l0l0 期，第 1414

14、 页）。 由此可见，“发酵”在茶叶制造领域是一个更为广泛的习惯用 法，茶叶制造中的多个步骤都会被所属领域的技术人员称为“发 酵”。由此可见，茶叶“发酵”不等同于微生物发酵。其次，本申请中100100130130C的高温达到了高温灭菌温度， 在该温度下茶叶上所携带的普通微生物根本无法存活。 因此， 本 申请中的“高温发酵”不可能是微生物发酵。另外，对茶原料进行高温汽蒸是茯砖茶制备过程中的必经步骤，目的是通过高温汽蒸除去茶原料堆积存放过程中产生的有害 霉菌，并且可以消除茶原料的青臭气味， 获得良好的香气和滋味， 蒸汽温度应掌握在100100102C，以青气消除，叶色由黄绿转为 黄褐色为适度（参见：

15、茯砖茶压制技术简介，茶叶通讯， l988l988 年第 2 2 期，第 18182020页）。由此可见，制备获砖茶的现有技术 中公开了对茶原料进行高温汽蒸的目的， 其达到的使叶色转深以 及去除青臭气味并增加香气的有益效果与本申请所述的“采用 汽蒸进行高温发酵至叶转褐黑有香气”一致。 从而进步证实了 本申请所述的“高温发酵”仅仅是对茶原料进行热处理， 而非传 统意义上的微生物发酵。 因此， 合议组认为根据本领域公知常识 及本申请说明书记载的“茶原料采用汽蒸进行高温发酵、 蒸汽温 度控制在100100C左右，约4 4小时左右，叶转褐黑有香气”及“茶 原料采用汽蒸进行高温发酵、蒸汽温度控制在1301

16、30C左右，约I I小时左右， 叶转褐黑有香气”可以确定其中所述的“高温发酵” 就是“高温汽蒸”。因此，说明书对发明做出了清楚、完整的说 明，所属技术领域的技术人员可以实现本发明，符合专利法第 2626条第 3 3款的规定 22 。案例三：第 IF145124IF145124 复审案。该复审案涉及申请号为 201110046249.2201110046249.2，名称为“活塞杠杆式发动装置”的发明专利申 请。国家知识产权局原审查部门于 20122012 年 1010月 1010日发出驳回 决定，驳回了该申请，驳回的理由是：说明书没有达到清楚、完 整地公开其发明内容的要求 . . 致使本领域技术

17、人员根据说明书的 记载不能完成该发明，不符合专利法第 2626 条第 3 3款的规定。驳回决定所针对的说明书记载的技术方案为： 活塞杠杆式发 动装置，包括机体 1 1、气缸活塞装置 2 2，其特殊之处在于气缸活 塞装置 2 2 对称设置在机体 1 1 的左右两侧， 在机体 1 1 的顶部设置有 杠杆 6 6，杠杆 6 6的两端与气缸活塞装置 2 2 中的活塞 1313 的连杆 1111 在A D D处相铰连，在机体1 1的中上部内的润滑箱2323内设有输出 轴 2121、输出轴 2121 上设有输出轴齿轮 2020，在输出轴齿轮 2020 左右 两侧对称设有与其相啮合的驱动齿轮 2222，两驱

18、动齿轮 2222 分别通 过曲柄 1212 与杠杆 6 6 相铰连。驳回决定理由： 活塞杠杆式发动装置能够通过输出轴向外输 出动力的前提是输出轴能够在两侧驱动齿轮的作用下不断朝同 一方向旋转。 驱动轴的旋转方向完全由两侧驱动齿轮的旋转方向 引导，即两侧驱动齿轮的旋转方向直接控制驱动轴的旋转方向， 经过对本发明技术方案的分析可知： 只有两侧的驱动齿轮均朝同 一方向转动时（既二者同为顺时针或逆时针旋转），才能保证驱 动轴的正常转动； 而本申请中除了说明书中记载的“输出轴的旋 转方向由发动机启动电机启动时的转向所确定”以外， 并未给出 任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段以保证两 侧驱动齿

19、轮的旋转方向一致， 综上所述， 本申请的技术方案根本 无法保证输出轴的正常旋转， 也无法避免输出轴卡死的情况， 必 然无法确保持续向外输出动力。 因此， 所属技术领域的技术人员根据说明书中的记载， 不能实现该发明， 本申请的说明书不符合专利法第 2626条第 3 3 款的规定。 复审请求人对上述驳回决 定不服，于 20122012年 1212月 2525日向专利复审委员会提出了复审请 求，其复审理由：本申请的说明书附图上其输出轴2121，输出轴齿轮 2020，驱动齿轮 2222 的旋转方向都标上了，无论是技术方案记 载、还是说明书附图的记载，所确定的传动关系是清楚的，唯一 的；其两侧的驱动齿轮

20、 2222 均是朝逆时针方向转动的，从而通过 输出轴齿轮 2020 带动驱动轴 2121 不断朝同一方向旋转输出动力； 技 术方案中机械结构的解读能力对于本领域的技术人员来说是应 具备的基本能力， 本申请技术方案中的机械结构组成关系确定之 后，其传动关系对于本领域的技术人员来说是显然而见的。 因此， 驳回决定的驳回理由是不充分的。专利复审委员会成立合议组对本案进行审理后，于20142014 年1 1 月 3030 日做出了第 6249662496 号复审决定书，撤销国家知识产权局 于 20122012 年 1010 月 1010 日对本申请做出的驳回决定。其决定的主要 理由为：1.1. 本申请

21、的说明书附图中对输出轴 （2121）、输出轴齿轮（2020）， 驱动齿轮（ 2222）的旋转方向都进行了标注， 其中，位于输出轴（2121） 和输出轴齿轮（ 2020）两侧的驱动齿轮（ 2222）均是朝逆时针方向转 动的， 与驱动齿轮相啮合的输出轴齿轮朝顺时针方向转动， 本申 请请求保护的技术方案是通过两侧逆时针方向旋转的驱动齿轮 （2222）带动输出轴齿轮（ 2020）不断沿顺时针方向旋转，进而保证输出轴（ 2121）的正常旋转，以持续向外输出动力；2.2.该技术方案得以实施的关键在于： 保证两侧驱动齿轮 （2222） 的旋转方向始终一致，进而确保与其啮台的输出轴齿轮（2020）的正常旋转，

22、最终实现输出轴（ 2121）的正常旋转。本领域公知，无 论是哪种类型的发动机都需要启动电机进行启动后才开始工作， 因此具体到本申请的技术方案， 在启动时， 必然要通过启动电机 驱动输出轴旋转进而带动两侧驱动齿轮旋转， 最终通过曲栖、 杠 杆、活塞等连接结构驱动两侧的发动机先后进入工作状态， 即输 出轴在启动时不是作为动力输出元件 . . 而是作为动力输入元件， 且本申请说明书第2 2页第20202121行记载了 “输出轴的旋转方向 由发动机启动电机启动时的转向所确定”， 进一步明确了， 本申 请的技术方案中启动电机在对发动机进行启动时驱动输出轴旋 转，输出轴旋转方向的控制可以通过对启动电机的控

23、制来实现； 发动机在启动时， 输出轴上设置的输出轴齿轮在启动电机驱动下 顺时针方向旋转， 两侧驱动齿轮作为被动齿轮， 在输出轴齿轮带 动下同时逆时针旋转（这是由相互啮台齿轮间的传动关系决定 的）。此后，输出轴齿轮及其两侧的驱动齿轮的传动方向一旦确 定，由于惯性作用， 在发动机启动之后仍然保持原来的方向转动， 只是上述齿轮持续转动的动力来源换成了位于两侧的发动机， 此 时，其工作原理为： 发动机利用分别连接于杠杆两端的两个气缸 活塞机构的推力来驱动杠杆绕轴旋转， 进而将运动传递给连接在 靠近杠杆旋转中心轴处且相对于两侧的气缸活塞机构位于杠杆 中段的两组连杆及曲柄 . . 两个曲柄分别带动与之相连

24、的两个驱动 齿轮转动（沿启动时的方向继续转动）。两个驱动齿轮中间设置 与之分别啮合的输出轴齿轮， 利用两个驱动齿轮的旋转带动输出 轴齿轮继续沿启动时的方向不断转动， 从而通过输出轴向外输出 动力，实现化学能向机械能的转化。综上所述，本领域技术人员根据现有技术及其所掌握的专业 知识可知，本申请在请求保护中的技术方案中输出轴能够正常旋 转，即：本领域技术人员能够清楚理解说明书公开的技术内容而 能够实现该发明的技术方案， 并能够解决发明所要解决的技术问 题，产生预期的技术效果， 驳回决定中主张的说明书公开不充分 的理由不成立 33 。二、讨论专利法第 2626条第 3 3 款的规定，说明书应当对发明

25、或者实用 新型做出清楚、 完整的说明， 以所属技术领域的技术人员能够实 现为准。何为所属技术领域的技术人员， 我国专利审查指南 规定： 本领域的技术人员， 是指一种假设的“人”。 假定他知晓申请日 或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识。 能够 获知该领域中所有的现有技术， 并且具有应用该日期之前常规实 验手段的能力。 但他不具有创造能力， 如果所要解决的技术问题 能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段。 他也 应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相 关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力 44 。 案例一， 说明书中记载的重金属抑制剂， 尽管没有

26、记载具体 种类，但在乙二醇锑领域所要处理的重金属杂质种类为现有技 术，而针对所要处理的重金属杂质的重金属抑制剂也为现有技 术。本领域技术人员有能力在现有技术公开的用于除去重金属离 子的众多试剂中选择出适合的重金属抑制剂， 以除去那些有害的 已知种类的重金属离子， 解决本申请技术问题并产生相应的技术 效果，而无须付出创造性劳动。因此，该申请说明书对发明做出 的说明是清楚、完整的，符合专利法第 2626 条第 3 3款的规定。驳 回决定的不当在于对本领域的技术人员应知晓申请日或者优先 权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识。 能够获知该领 域中所有的现有技术， 并且具有应用该日期之前常规实验手段的 能力没有准确把握。案例二， 该申请中的“高温发酵”， 是黑茶技术领域的技术 人员对茶叶进行热处理的习惯性叫法， 而非传统意义上的微生物 发酵。因此，说明书对发明做出了清楚、完整的说明，所属技术 领域的技术人员可以实现本发明，符合专利法第 2626 条第 3 3款的 规定。驳回决定的不当在于混淆了微生物发酵技术领域的技术人 员与黑茶技术领域的技术人员的区别，形成了不当的结论。案例三，该申请说明书附图对活塞杠杆式发动装置的传动关 系的记载是清楚的、 唯一的， 机械图纸的解读能力对于本领域的 技术人员来说是应具备的基本能力， 该申请技术方案