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【案例分析】商标法和反不正当竞争法竞合时的法律适用2017-07-07中华商标杂志欢迎关注中华商标杂志，和我们一起分享专业知识商标法和反不正当竞争法竞合时的法律适用和美酒店管理（上海）有限公司与天津市静海县瑞和如家快捷宾馆商标侵权和不正当竞争案【判决要点】商标法和反不正当竞争法的区别点在于，前者是保护注册商标专用权的专门法，后者用于制止除知识产权专门法规定的侵权行为外的、其他违反诚实信用原则的不正当竞争行为，发挥补充保护的功能。因此，当注册商标权利人主张被控侵权人实施了侵犯注册商标权专用权的行为并构成不正当竞争时，即使被控侵权人抗辩其系对企业字号的使用，人民法院也应当首先依据商标法的相关规定，审查被控侵权人在经营活动中是否实施了侵犯注册商标专用权的行为。上诉人（原审被告）：天津市静海县瑞和如家快捷宾馆（以下简称“瑞和如家宾馆”）被上诉人（原审原告）：和美酒店管理（上海）有限公司（以下简称“和美酒店公司”）来源：天津市第一中级人民法院（2016）津01民初231号民事判决书；天津市高级人民法院（2016）津民终410号民事判决书【案情简介】2003年，唐人酒店管理（香港）有限公司注册了“如家”横排、竖排二文字服务商标。2005年，唐人酒店管理（香港）有限公司变更公司名称为如家酒店连锁管理（香港）有限公司（下称“如家酒店公司”）。同年，如家酒店公司授权和美酒店公司在中国境内使用或者转授权他人使用上述二商标，且对任何第三人侵害商标权的行为，可以以和美酒店自己名义提起诉讼。2009年，瑞和如家快捷酒店向天津市工商行政管理局申请设立瑞和如家快捷宾馆，字号为“瑞和如家”。2015年，和美酒店公司发现瑞和如家宾馆外墙牌匾上显示“瑞和如家快捷酒店”字样。瑞和如家宾馆的订房卡、入住和押金凭证均有“瑞和如家快捷酒店”字样。此外，瑞和如家宾馆在网络中使用“天津瑞和如家快捷宾馆”进行宣传。和美酒店公司遂向一审法院起诉请求：1.依法判令瑞和如家宾馆停止侵害和美酒店公司“如家”注册商标权行为，在其经营场所和商业宣传中停止使用“如家”文字及服务标识；2.依法判令瑞和如家宾馆变更字号，变更后的字号中不得含有“如家”文字；3.依法判令瑞和如家宾馆赔偿因侵权行为造成和美酒店公司的经济损失10万元；4.依法判令和美酒店公司承担本案的诉讼费用。【判决观察】法院认为，本案一审争议焦点为：一、和美酒店公司是否属于本案适格原告根据最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（以下简称商标民事纠纷适用法律司法解释）第四条第二款规定，和美酒店公司获得了商标注册人如家酒店连锁管理（香港）有限公司就侵犯涉案二商标专用权行为进行诉讼的明确授权，有权以自己的名义提起诉讼。二、瑞和如家宾馆的被诉侵权行为是否侵害了涉案商标专用权本案中，瑞和如家宾馆在其宾馆外墙牌匾、订房卡、入住及押金凭证等物品上，以及网络宣传中，均使用了与和美酒店公司注册商标中相同的“如家”文字；且其宾馆外墙牌匾上，“如家”字样明显大于“瑞和”字样，属于突出使用的行为。根据中华人民共和国商标法（以下简称商标法）第五十七条第二项和第七项和商标民事纠纷适用法律司法解释第一条第一项规定，瑞和如家宾馆的行为足以引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认，使他人对市场主体、服务来源产生混淆。三、瑞和如家宾馆的被诉侵权行为是否构成不正当竞争关于瑞和如家宾馆的被诉侵权行为是否构成不正当竞争的问题，中华人民共和国反不正当竞争法（以下简称反不正当竞争法）第二条第一款规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本案中，瑞和如家宾馆系2009年8月10日经核准成立，而涉案商标系2003年3月21日注册，于2008年被评为中国驰名商标，具有较高的知名度，为相关公众所知悉。瑞和如家宾馆在后注册并使用其企业名称，具有攀附涉案商标商誉的主观故意，违反了诚实信用原则，其行为构成不正当竞争。瑞和如家宾馆关于其是使用经过合法注册的字号，不存在侵权行为的抗辩理由，本院不予采纳。四、如果瑞和如家宾馆的被诉侵权行为侵害了涉案商标专用权并构成不正当竞争，其应如何承担民事责任。最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定第四条规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。至于瑞和如家宾馆是否应该承担停止使用含有“如家”文字的企业名称的责任，取决于规范使用是否可以消除不良后果。由于和美酒店公司的商标是服务商标，其与企业名称极易混淆，从实际效果看，瑞和如家宾馆企业名称即使规范使用，仍足以对公众造成误导。因此，瑞和如家宾馆应停止使用含有“如家”文字的企业名称。鉴于和美酒店公司未提供遭受实际损失及侵权人获利的直接证据，本院综合考虑涉案注册商标的使用时间、公众认知度、被告的主观过错程度、侵权行为的性质和情节，以及和美酒店公司为制止侵权行为支出的合理费用等因素酌情确定赔偿额为70000元。综上，一审法院判决：1.瑞和如家宾馆立即停止侵犯第3052162、3052163号商标专用权的行为；2.瑞和如家宾馆立即停止使用含有“如家”字样的企业名称，并于判决生效之日起十五日内到工商行政管理部门变更企业名称；3.瑞和如家宾馆赔偿和美酒店公司经济损失及合理支出共计70000元；4.驳回和美酒店公司的其他诉讼请求。瑞和如家宾馆不服一审判决，提起上诉。本案二审争议焦点为：一、上诉人瑞和如家宾馆是否实施了侵害被上诉人和美酒店公司注册商标专用权的行为。本案属于将他人在先文字注册商标用于企业名称中的字号引发纠纷的典型案件。商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照反不正当竞争法处理。该规定旨在禁止将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号，误导公众，并明确已经取得企业名称注册的依据反不正当竞争法处理。但是，依据该规定并不能得出将他人注册商标作为企业名称中的字号使用后，在相关生产经营活动中，对该字号的使用行为就不再依据商标法进行处理。商标法第一条和反不正当竞争法第一条规定，商标法和反不正当竞争法立法宗旨均在于，鼓励和保护公平竞争，保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济健康发展。而商标法和反不正当竞争法的区别点在于，前者是保护注册商标专用权的专门法，后者用于制止除知识产权专门法规定的侵权行为外的、其他违反诚实信用原则的不正当竞争行为，发挥补充保护的功能。因此，当注册商标权利人主张被控侵权人实施了侵犯注册商标权专用权的行为并构成不正当竞争时，即使被控侵权人抗辩其系对企业字号的使用，人民法院也应当首先依据商标法的相关规定，审查被控侵权人在经营活动中是否实施了侵犯注册商标专用权的行为。本院认为，根据商标法实施条例第七十六条规定，因使用服务名称或者服务装潢构成侵犯注册商标专用权需要审查三个要素：一是在相同服务或者类似服务中使用；二是服务名称或者服务装潢中使用的标志与注册服务商标相同或者近似；三是使用行为误导公众以为该服务系注册商标权利人提供、授权提供或者与注册商标权利人提供的服务具有相当程度的联系。本案中，首先，瑞和如家宾馆系提供旅馆服务，与“如家”文字注册商标核定使用的服务类别相同。其次，瑞和如家宾馆在经营字号中使用了“瑞和如家”文字，宾馆楼体左侧右上部的服务招牌中，以相同较大蓝色字体横排载明“如家快捷酒店”文字，而“瑞和”文字在服务招牌中以明显小于“如家快捷酒店”文字的字体竖排标注于“如”字左侧。在可以认定在瑞和如家宾馆注册登记之前，“如家”文字注册商标已为我国相关公众所熟知，且瑞和如家宾馆没有提供证据证明“瑞和如家”经营字号亦在相关公众中享有一定知名度的情况下，在瑞和如家宾馆的服务名称和服务招牌中，用于识别服务来源的是“如家”文字，而不是“瑞和如家”经营字号，应当认定瑞和如家宾馆在服务名称和服务招牌中使用了与“如家”横排、竖排文字注册商标均相同的文字。第三，瑞和如家宾馆在2009年注册经营字号进行旅馆服务，应当对2008年3月曾被认定为驰名商标、为相关公众所熟知的“如家”文字商标进行合理避让，其在服务招牌中以明显大于“瑞和”文字的字体使用“如家”文字，使相关公众误以为瑞和如家宾馆系“如家”注册商标权利人提供服务、授权提供服务或者与“如家”注册商标权利人具有相当程度的联系。由于依据商标法第五十七条第二项的具体规定已经可以认定瑞和如家宾馆实施了侵犯涉案注册商标专用权的行为，因此，本案并没有适用商标法第五十七条第七项兜底条款的必要条件。一审法院同时适用商标法第五十七条具体条款和兜底条款认定瑞和如家宾馆实施了侵犯涉案注册商标专用权的行为，属于适用法律不当，本院依法予以纠正。综上，瑞和如家宾馆在与“如家”横排、竖排文字注册商标相同的旅馆服务中，将相同的“如家”文字作为服务名称和服务装潢使用，误导公众，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。二、上诉人瑞和如家宾馆在个体工商户字号中使用“如家”文字是否构成不正当竞争行为。被上诉人和美酒店公司起诉时主张瑞和如家宾馆在服务名称中使用“如家”文字注册商标，构成侵犯注册商标专用权行为，同时也属于不正当竞争行为，请求判令被告变更企业名称。依据商标法第五十八条和反不正当竞争法第二条第一款规定，虽然企业名称和注册商标的法律性质并不相同，也分别属于不同的行政管理机关核准注册，但是二者均属于商业标识的范畴，在商业经营活动中均可以在相关公众中起到区别商品和服务来源的作用，因此，市场经营主体在申请企业名称注册时，应对他人经过经营使用、已经在相关公众中具有一定知名度的文字注册商标或者未注册的驰名商标进行合理的避让，禁止经营者利用取得企业名称注册的方式借助他人文字注册商标的影响力，开展经营活动，误导公众，损害商标权利人的合法权益。本案中，可以认定“如家”文字注册商标所承载的商誉在相关公众中具有较高的知名度，在瑞和如家宾馆不能证明在其申请注册登记时，“如家”文字注册商标所承载的商誉在相关公众中具有实质性变化的情况下，一审认定瑞和如家宾馆具有攀附“如家”文字注册商标商誉的主观故意，瑞和如家宾馆的行为构成不正当竞争，并无不当，本院依法予以确认。三、一审判决上诉人瑞和如家宾馆承担民事责任的方式是否合法适当。一审法院判令瑞和如家宾馆停止使用含有“如家”文字的个体工商户字号，并无不当，本院依法予以维持。商标法第六十三条和反不正当竞争法第二十条第一款分别规定了侵犯注册商标专用权赔偿数额和因不正当竞争行为造成竞争对手损害赔偿数额的确定方法，如前所述，由于反不正当竞争法对于知识产权专门法而言，系发挥补充保护的功能，即在被控侵权人既实施侵犯知识产权专有权利的行为又构成不正当竞争的情形下，只有依据知识产权专门法确定的赔偿数额不能弥补权利人损失或者不能使侵权人付出应有的金钱代价时，才依据反不正当竞争法第二十条第一款的规定对权利人进行补充保护。本案中，被上诉人和美酒店公司经营利益的损害主要是由于上诉人瑞和如家宾馆在服务名称和服务招牌中使用“如家”文字，误导公众，即实施侵犯注册商标专用权行为，商标法第六十三条不仅规定了弥补商标权利人损害的计算方法还确定了惩罚性赔偿适用条件和计算方法，因此，依据商标法第六十三条的规定，已足以合理确定瑞和如家宾馆的赔偿数额，以弥补被上诉人和美酒店公司